C'est
le dernier rempart de la propriété industrielle face au
"squat" de noms de domaine, et il vient de trembler
: par deux fois, des sentences rendues par le centre spécialisé
de l'O.M.P.I. viennent de donner tort au titulaire d'un droit sur une
marque pourtant notoire ! Rappelons ici que la marque qui présente
la caractéristique d'être connue d'une très large
fraction du public bénéficie du plus haut niveau de protection.
L'analyse des décisions françaises ou étrangères
rendues à propos d'internet montre que ce principe se vérifiait
à propos des noms de domaine… jusqu'à il y a peu.
C'est
à propos des marques 'Nike' (1) et 'just do it'
(2) - qui niera qu'elles sont fameuses ? - que la certitude juridique
a été ébranlée. Pourquoi diable l'équipementier
sportif n'a-t-il pas gagné l'épreuve engagée devant
la commission administrative en vertu des règles UDRP ? Retour
sur ces deux affaires.
1. Dans la
première, la société américaine revendique
le transfert à son profit des noms "nikepark.com",
"nikepark.net", "nikemen.com", "nikegolf.net",
et "nikeshops.com". Cinq noms donc, particulièrement
allusifs, qui plus est enregistrés en Corée du Sud…
On flaire clairement la mauvaise foi, ce qui est corroboré quand
on découvre, à la lecture de la décision, que le
squatteur n'a même pas cherché à se défendre
au cours de la procédure. Cela peut se comprendre : il avait
perdu dans une affaire analogue, tranchée le 19 mars 2001, à
propos des noms "nikewomen.com", "nikeshop.net",
"nikeshop.org", "nike-shop.com", "nike-shop.net"
et "inike.net".
Bref, le combat
semblait gagné d'avance, et c'est peut-être pour cela que
Nike l'a perdu (à son tour victime de ce que l'on pourrait appeler
depuis l'été dernier le "syndrome de l'Equipe de
France" ?). Procédant à une lecture stricte des règles
UDRP, l'arbitre observe qu'elles ne permettent pas à celui qui
les met en œuvre de distinguer selon que la marque est notoire
ou pas ; dès lors, la notoriété attachée
au signe n'a pas dans la procédure UDRP l'incidence qu'elle a
dans la procédure judiciaire classique. Ceux qui ont un portefeuille
de marques célèbres seront sensibles à cette interprétation
!
Deuxième
temps de l'exégèse de ces normes UDRP : l'arbitre observe
que, des trois conditions nécessaires à leur mise en œuvre,
la troisième s'énonce ainsi : le nom doit avoir été
enregistré ET utilisé de mauvaise foi. Or Nike s'était
contenté d'indiquer que le nom avait été enregistré
de mauvaise foi, sans démontrer à la fois que l'usage
avait cette même caractéristique. Et c'est ainsi que l'arbitre
l'exclut de la compétition…
C'est l'interprétation
du texte qui a joué ici à l'encontre d'un demandeur peut-être
un peu léger dans son argumentation. Il faut toutefois retenir
de l'affaire que l'on arrive à une phase de maturité dans
la pratique de la procédure UDRP, dans laquelle les arbitres
accordent une attention particulière à sa rédaction,
invités à le faire par des squatteurs professionnels qui
deviennent experts dans son maniement.
-> Centre d'Arbitrage
et de Médiation de l'OMPI, No. D2002-0352, 2 août 2002,
Nike,
Inc. v. Crystal International.
2. Dans la
seconde affaire, c'est une société américaine qui
a enregistré "justdoit.net", en 1997. A la date du
procès que lui intente Nike, elle s'en sert pour rediriger
vers des sites qu'elle exploite. Outre qu'elle fait valoir que son usage
est ancien et de bonne foi, elle observe que Nike détient
"justdoit.com" et "justdoit.org" sans les exploiter.
Elle indique encore qu'il n'est pas démontré qu'elle exploite
la notoriété de Nike.
Si l'arbitre ne
retient pas l'argument de la bonne foi dans l'exploitation du nom, il
fait sienne la lecture proposée dans l'affaire précédente
: le nom doit avoir été enregistré ET utilisé
de mauvaise foi. S'il peut être établi ici que l'utilisation
n'est pas des plus régulières, Nike n'apporte pas
la preuve que l'enregistrement a été effectué de
mauvaise foi. L'arbitre relève en effet que quand le nom "justdoit.net"
a été acheté, son acquéreur comptait l'utiliser
comme adresse de son site principal.
Qu'on approuve ou
non cette interprétation des faits et des textes, elle crée
un précédent. Cette rigueur nouvelle provoquera-t-elle
un reflux des procédures administratives au profit du bon vieux
juge judiciaire ? Elle incitera peut-être aussi les requérants
à étayer leurs demandes devant les centres d'arbitrage,
dont on avait fini par croire qu'ils étaient des chambres d'enregistrement.
-> Centre d'Arbitrage
et de Médiation de l'O.M.P.I., No. D2002-0544, 10 septembre 2002,
Nike,
Inc. v. Circle Group Internet, Inc.
