Les liens sponsorisés ne sont pas les seuls médias publicitaires en ligne à avoir franchi le seuil des prétoires sur le terrain des signes distinctifs. A l’origine, la pratique du spam intéressait uniquement le cadre légal de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 en matière de collecte de données personnelles constituées par les adresses e-mail des destinataires. C’est d’ailleurs dans cette problématique que s’est déjà illustré l’un des protagonistes de notre présente espèce (v. Jean-Marc Manach, « "Le spam est un mal nécessaire" [Fabrice H.] Poursuivi pour mails indésirables, le "cyberprospecteur" défend sa petite entreprise » Transfert.net, 22 mai 2003). Du fait de son succès et de ses inéluctables excès, le spamming a ensuite été encadré par les dispositions de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004 (LCEN). Cette technique de prospection commerciale subit désormais de nouvelles contraintes en matière de signes distinctifs.

Le spamming, ou l’envoi en masse de courriels publicitaires non sollicités, vient en effet de faire l’objet d’une récente décision [Juriscom.net] sur le fond (TGI Paris, 3^ème ch., 3^ème sect., 18 octobre 2006, Microsoft c/ E Nov Developpement) dont voici la substance : le fait d’utiliser à des fins de prospection commerciale une adresse e-mail qui reprend la marque d’un tiers dans son extension est susceptible d’en constituer un usage contrefaisant.

La société E Nov Developpement se livrait à la prospection commerciale par l’envoi de courrier électronique en masse, au moyen de son compte e-mail dont l’adresse comportait, dans son extension, la reproduction de la marque hotmail détenue par Microsoft. Cette publicité mettait en avant des services de création, maintenance et d’hébergement de sites Internet. Or l’adresse e-mail litigieuse n’avait pas été fournie par Microsoft, qui assigna la société E Nov Developpement en contrefaçon de sa marque communautaire, sur le fondement l’article 9 §1 c du règlement n°40/94 du 20 décembre 1993.

Les premiers jalons avaient déjà été posés par le juge des référés dans une ordonnance [Juriscom.net] d’avril 2004 (TGI Paris, Ord. Réf., 6 avril 2004, Microsoft c/ E Nov Developpement). Le magistrat, motivé par le risque de confusion pouvant naître dans l’esprit du destinataire, avait en effet considéré qu’il y avait là « une atteinte à la marque dans un but purement commercial, par un moyen pouvant être assimilé à un usage de marque pour des services similaires… ».

Après avoir écarté l’exception de nullité de la marque hotmail opposée par la défenderesse, ce jugement sur le fond vient appuyer la position précédente du juge des référés. La défenderesse faisait valoir que la reprise de la marque hotmail dans l’extension de son adresse e-mail ne consistait pas en un usage à titre de marque, afin de neutraliser l’action en contrefaçon. Les juges ne l’ont pas suivie dans son raisonnement et ont considéré que la reprise d’une marque dans l’extension d’une adresse électronique constituait bien un tel usage s’inscrivant dans la vie des affaires, puisqu’elle indique l’origine du service de fourniture de boîte aux lettres électronique ayant permis la prospection commerciale. On constate donc que la marque était bien atteinte dans l’une de ses fonctions, l’indication d’origine. Et c’est en lien avec le but de prospection commerciale qu’il est alors permis de qualifier l’usage contrefaisant : l’utilisation de l’adresse électronique s’inscrit alors dans la vie des affaires et ouvre ainsi la voie à l’applicabilité de la législation sur les signes distinctifs.

Le tribunal a ensuite caractérisé le risque de confusion dans l’esprit du public (ici les destinataires) nécessaire en cas d’imitation du signe pour des services identiques ou similaires. En effet et comme le soulignent les magistrats, les destinataires sont ainsi amenés à penser que le message provient de la société Microsoft, dont la marque figure dans l’extension de l’adresse électronique émettrice. Cela d’autant plus que la première partie de l’adresse ne permettait pas d’individualiser l’expéditeur, mais décrivait plutôt les services proposés. Services qui au demeurant pouvaient très bien être proposés par la demanderesse, puisqu’ils ont été jugés similaires.

L’exception de référence nécessaire prévue à l’article 12 b du règlement n°40/94 n’a pas été soulevée par la défenderesse, puisqu’elle ne détenait pas de manière légitime son « adresse hotmail ». Si cela avait été le cas, cette exception aurait très bien pu être envisagée, dans la mesure où l’extension reproduisant la marque protégée est techniquement requise pour le fonctionnement du courrier électronique. Un tel moyen de défense aurait-il pu toutefois rencontrer le succès ? Si l’extension de l’adresse e-mail est techniquement nécessaire pour l’envoi d’un courriel, en revanche, une extension reprenant la marque d’autrui ne l’est pas. Il est en effet possible de créer des comptes e-mail « propriétaires » ou personnalisés, reprenant pour extension des noms de domaines que chacun peut choisir librement tout en respectant les droits des tiers.

On ne pourra que conseiller aux entreprises désireuses de lancer une campagne de prospection commerciale par l’envoi de courriels publicitaires en masse de s’assurer spécialement de la conformité de leur démarche à deux exigences :

- le respect des dispositions du chapitre II de la LCEN du 21 juin 2004, et en particulier à son article 22 qui prévoit le consentement préalable du destinataire à recevoir de tels courriels de prospection. Ceci limite le contingent de destinataires à son propre fichier client, ou éventuellement aux clients de ses partenaires ayant recueilli cet accord en incluant spécifiquement cette possibilité ;

- utiliser un compte e-mail « propriétaire » entièrement personnalisé de manière à ce que ce soit son propre signe distinctif qui soit reproduit dans l’extension de l’adresse e-mail émettrice ; le cas échéant, quérir l’accord exprès de son fournisseur de compte mail, qui verrait alors son propre signe repris dans l’extension du courriel de prospection.

Xavier Jorelle

Source : Microsoft, http://www.microsoft.com/france/CP/2006/12/2006141201_a146.mspx